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Titolo

MARCHI – RISCHIO DI CONFUSIONE

ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

S.S.C. VENEZIA/VENEZIA F.C.  

Indicazione estremi del provvedimento annotato

E.U.I.P.O. 26/04/2018 (B 2597907)-

Opposizione VENEZIA F.C. /S.S.C. VENEZIA

Massima

La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Keywords

  SPORT – IP - TRADEMARK – MERCHANDISING   

Commento

L’opponente ha presentato opposizione n. B2597907 innanzi all’EUIPO contro la domanda di registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea n. 14 518 765  rivendicato per le classi 14,18, 25. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio figurativo dell’Unione Europea n. 14 449 458  tutelato per i prodotti  delle classi 18, 25, 28 e 41. Nelle propria opposizione, l’opponente richiama il regolamento comunitario, in particolare l’art. 8, par. 1, lett. b., RMUE, lamentando la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e sostenendo che il pubblico di riferimento potrebbe ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. Dopo una breve disamina dei prodotti e servizi in contestazione e del pubblico di riferimento, l’EUIPO focalizza l’attenzione sull’esame dei segni affermando che la valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi, sull'impressione complessiva prodotta, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’ufficio prosegue l’analisi rilevando che il marchio anteriore è di tipo figurativo ove, all’interno di un doppio elemento circolare di colore verde, nero e arancione, è raffigurato un leone che poggia la zampa sinistra su di un pallone da calcio che rimanda alla rappresentazione del c.d. “Leone di San Marco”, simbolo della città di Venezia. Tali elementi sono decisamente semplici e i segni alludono chiaramente a prodotti (gadget) di una squadra di calcio legata alla città di Venezia. Nel marchio anteriore sono presenti anche due scritte che il richiedente ha indicato come “1907”  ma che, per dimensione e configurazione, sono trascurabili in quanto non sono a prima vista rilevabili dai consumatori. L’elemento verbale ‘SSC” che, per il pubblico italiano, rimanda alla sigla “S.S.C.”, “Società Sportiva Calcio”, ha un carattere distintivo debole in quanto suggerisce che i prodotti di cui alla domanda di registrazione consistano in merchandising di una squadra di calcio legata proprio alla città di Venezia. Per la parte del pubblico di lingua non italiana, le lettere “SSC” non hanno alcun significato e sono quindi distintive. Al contrario, però, il termine “VENEZIA” sarà compreso da una parte significativa del territorio dell’Unione in quanto il pubblico di riferimento conosce il termine grazie al fatto che l’equivalente nella altre lingue dell’Unione Europea è molto simile (ad esempio, “Venice” in Inglese, “Venise” in francese, “Венеция”, traslitterazione di “Venezia” in bulgaro, “Veneetsia” in estone). Visivamente, quindi, i segni coincidono nel termine “VENEZIA”, ma anche tale elemento ha un carattere distintivo debole e non sarà percepito dal consumatore come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. Nella decisione, si dà poi atto che, in linea di principio, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali che da elementi figurativi, l’elemento che ha un impatto più forte sul consumatore è quello denominativo. Nel caso di specie, dato che gli elementi figurativi dei marchi in contestazione hanno un limitato carattere distintivo e richiamano proprio alla parte verbale dei marchi (il Leone di San Marco che richiama appunto alla città di Venezia), i consumatori concentreranno la propria attenzione sulla porzione grafica dei segni distintivi, la quale, sebbene costituita da elementi deboli, nella sua particolare composizione (colori, disposizione degli elementi, stilizzazione) espleterà, però, la funzione di indicazione dell’origine commerciale dei prodotti che si presume siano identici. Sotto il profilo fonetico, se la pronuncia dei segni coincide nel termine “VENEZIA”, differisce invece nel suono delle lettere “F.C.” del marchio impugnato, così come nelle lettere “SSC” del marchio anteriore, derivandone che i marchi hanno in comune esclusivamente un termine dal limitato carattere distintivo. Ebbene, sul piano fonetico, così come su quello visivo, una siffatta analogia, non è sufficiente di per sé per concludere nel senso di una similitudine tra i marchi. In virtù delle considerazioni sopra esposte, l’EUIPO afferma che, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico e, pertanto, rigetta integralmente l’opposizione.

Autore

Avv. Saverio Sicilia

 

 

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